Комментарий к статье 1469 Гражданского кодекса РФ

Статья 1469. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства

Комментарий к Ст. 1469 ГК РФ:

1. По смыслу п. 1 комментируемой статьи лицензионным договором признается договор, по которому одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

Не во всех правовых системах договор о представлении права использования секрета производства (ноу-хау) признается лицензионным. Во многих государствах, например в ФРГ, указанный договор считается договором особого рода.

2. Содержание лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства составляют права и обязанности его сторон - лицензиара и лицензиата.

Как и в случае с договором об отчуждении исключительного права на секрет производства, указанный договор может быть как реальным (следует учитывать условия этого тезиса ввиду нематериального характера объекта), так и консенсуальным.

Ввиду лаконичности определения лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства следует применять также общие нормы о лицензионном договоре, установленные в ст. 1235 - 1238 ГК РФ.

Прежде всего следует иметь в виду, что лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме; несоблюдение этого требования влечет недействительность такого договора.

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договорам вознаграждение, если договором не предусмотрено иное, т.е. указанный договор может быть возмездным и безвозмездным.

К существенным условиям лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства следует отнести предмет договора, способы использования секрета производства, цену договора (размер вознаграждения), если договор является возмездным, а также конфиденциальность секрета производства. Как и в случае с договором об отчуждении исключительного права на секрет производства, в отношении лицензионного договора стороны не могут, при отсутствии в договоре указания на цену, установить ее, основываясь на ценах, взимаемых в сравнимых обстоятельствах.

Серьезного внимания заслуживает точное определение предмета договора, поскольку сведения, составляющие секрет производства, не публикуются и их содержание можно определить только из текста договора. Лицензиат может использовать секрет производства только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены в лицензионном договоре. При этом право использования секрета производства, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой используется секрет производства, а если она не указана, то лицензиат вправе его использовать на всей территории России, т.е. без каких-либо территориальных ограничений.

В отношении лицензионной территории следует учитывать особенности исключительного права на секрет производства, а также международно-правовую практику торговли ноу-хау. Дело в том, что в международной практике заключения лицензионных договоров о передаче ноу-хау договорная территория реализации права может включать территории нескольких государств. При этом принцип территориального действия "классического" исключительного права в отношении секрета производства (ноу-хау) не действует. Вместе с тем при заключении лицензионных договоров с иностранными контрагентами всегда возникают проблемы применимого законодательства. Иными словами, в таких случаях необходимо согласовывать, на основе законодательства какого государства будет регулироваться вопрос о заключении и исполнении таких договоров.

Крайне важно, чтобы при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства были четко определены права и обязанности сторон, в частности договорные условия о гарантиях лицензиара, относящиеся к технико-экономическим и правовым аспектам в отношении сторон лицензионного договора. Гарантия технико-экономического характера заключается в обеспечении осуществимости предмета лицензионного договора. Правовые гарантии лицензиара возлагают на него ответственность за возможное нарушение лицензиатом патентных прав третьих лиц в процессе использования последними переданного по лицензии секрета производства.

Передача лицензиату права использования секрета производства осуществляется на началах предоставления неисключительного или исключительного права его использования. Иными словами, лицензионный договор может предусматривать предоставление простой (неисключительной) лицензии и исключительной лицензии. Исключительный характер предоставляемого права не подразумевается и признается лишь в случае прямого указания в договоре, а если в договоре не предусмотрено иное, лицензия предполагается неисключительной.

Лицензиат обязан предоставлять лицензиару отчеты об использовании секрета производства, если договором не предусмотрено иное.

В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования секрета производства.

Возможно заключение сублицензионного договора, если в основном лицензионном договоре о предоставлении права использования секрета производства имеется условие о предоставлении лицензиату права выдачи сублицензий.

3. В пункте 2 комментируемой статьи урегулирован вопрос срока действия лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства.

Так, лицензионный договор может быть как с указанием, так и без указания срока его действия. В случае неуказания срока действия договора любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за 6 месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок.

Кроме того, в случае неуказания срока действия договора следует учитывать норму п. 4 ст. 1235 ГК РФ, согласно которой лицензионный договор считается заключенным на пять лет, когда в договоре срок его действия не определен.

В комментируемом пункте отсутствует ответ на вопрос о характере взаимоотношений сторон по истечении срока действия лицензионного договора. Имеет ли бывший лицензиат право использовать предмет секрета производства в своем производстве после прекращения договорных отношений? Ведь приобретенные знания и опыт остаются у лицензиата навсегда, даже если будет исполнено закрепленное в договоре условие о возврате лицензиару технической документации.

В условиях нерешенности данного вопроса в законодательном порядке сторонам договора целесообразно заранее включать соответствующее условие в лицензионный договор, например условие о бессрочном характере использования лицензиатом предмета секрета производства.

4. В пункте 3 комментируемой статьи закреплены обязательства сторон лицензионного договора по сохранению конфиденциальности секрета производства, что крайне важно для устранения угрозы обесценения предоставляемого по договору нематериального объекта.

Так, лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора, а лица, получившие договорные права, обязаны сохранять конфиденциальность до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Следует полагать, учитывая императивный характер комментируемой нормы, равно как и основополагающий характер признака секретности (неизвестности для других лиц) при оценке охраноспособности секрета производства, что условие о конфиденциальности секрета производства является существенным условием данного вида лицензионного договора.