Комментарий к статье 1483 Гражданского кодекса РФ

Статья 1483. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака

Комментарий к Ст. 1483 ГК РФ:

1. Комментируемая статья озаглавлена "Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака".

Следовательно, эта статья относится к той стадии, когда заявка на товарный знак подана, но товарный знак еще не зарегистрирован. На самом деле нормы, содержащиеся в данной статье, применяются и в тех случаях, когда регистрация товарного знака уже осуществлена, но затем выясняется, что она была произведена с нарушением закона. О таких ситуациях говорится также в ст. 1512 ГК РФ. См. также п. 50 комментария к настоящей статье.

2. В пункте 1 комментируемой статьи перечислены четыре категории обозначений, которые не могут охраняться как товарные знаки.

Однако понять из абз. 1 п. 1, почему именно эти обозначения не могут получать правовую охрану, совершенно невозможно: то ли потому, что они не обладают различительной способностью, то ли потому, что они состоят только из указанных элементов. Таким образом, это одна из попавших в ГК РФ норм, которую логически освоить нельзя!

В связи с этим следует считать, что в выражении "не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов" союз "или" употреблен ошибочно; его следует заменить союзом "и".

3. Первая категория обозначений, которая не может охраняться в качестве товарных знаков в соответствии с п. 1 комментируемой статьи, - это "обозначения, которые вошли во всеобщее употребление для обозначения товаров, определенного вида". Под этим пышным выражением скрываются обычные названия товаров.

Так, например, если мы говорим: "обувь", "ботинки", "туфли", "туфли-лодочки" - то все эти термины ясно и недвусмысленно обозначают определенные товары. Напротив, такие названия для обуви, как "корочки" (устарелое), "шузы" (современное), не должны считаться вошедшими во всеобщее употребление и под этот запрет не подпадают.

Таким образом, обозначение "Цемент" не может быть зарегистрировано как товарный знак для цемента, бетонных изделий. Но нет препятствий к тому, чтобы это обозначение было зарегистрировано как товарный знак для иных товаров, например для хлебобулочных изделий.

В соответствии с этой нормой слово "Вояж" может быть названием и товарным знаком для журнала о туристической деятельности; но оно не может быть знаком обслуживания для туристической фирмы, даже если она называется "ООО "Вояж".

4. Некоторые обозначения, подпадающие под подп. 1 п. 1 комментируемой статьи, могли ранее, до того как они вошли во всеобщее употребление, ассоциироваться с определенными производителями ("Термос", "Ксерокс") и могли быть зарегистрированы как товарные знаки. Если после такой регистрации они стали входить во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, чему владелец товара не препятствовал, то они теперь подпадают под подп. 1 п. 1. Но если владелец товарного знака этому препятствовал или не мог препятствовать по объективным причинам, то комментируемая норма не должна применяться.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в судебном споре, касающемся превращения товарного знака ("Phenazepamum" - для лекарственных препаратов) в обозначение товаров определенного вида, указал, что "для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление необходимо длительное использование спорного обозначения, что недостаточно установления общеупотребимости обозначения только среди производителей товара, что активные и адекватные нарушениям действия правообладателя по защите прав на товарный знак [он направлял претензии в адрес нарушителей, а одно судебное дело - выиграл] препятствуют прекращению правовой охраны товарного знака" (Постановление Президиума ВАС РФ от 6 июля 2004 г. N 2606/04).

5. Вторая категория обозначений, не обладающих различительной способностью и потому не охраняемых как товарные знаки, - это обозначения, "являющиеся общепринятыми символами и терминами".

Символ - это графическое изображение, обозначающее отрасль хозяйства, область деятельности, условное обозначение, применяемое в науке и технике, например "змея над чашей" - символ медицины.

Термин - это лексическая единица, относящаяся к науке и технике (например, термины "гражданская правоспособность", "эксцесс исполнителя", относящиеся к праву).

Данную норму следует понимать как запрет регистрации в качестве товарного знака такого символа или термина, но только для соответствующей области науки или техники. Иными словами, символ "Змея над чашей" не может быть зарегистрирован как товарный знак для лекарств и как знак обслуживания для продажи лекарств. Но этот символ вполне может быть зарегистрирован, например, как знак обслуживания юридической конторы, занимающейся бракоразводными процессами.

6. В подпункте 3 п. 1 комментируемой статьи названа третья категория обозначений, которые не могут охраняться как товарные знаки по причине отсутствия у них различительной способности. Это обозначения, "характеризующие товары", т.е. содержащие определенные характеристики товара или определенные данные о товаре, предназначенные для покупателей (потребителей).

Примеры таких характеристик прямо установлены в данной норме. Прежде всего - это указание на вид товара, например слова "любительская" и "докторская" для колбасы (но само слово "колбаса" под эту норму не подпадает), а также указания на качество, количество, свойства товара, назначение, ценность, время, место и способ их производства и сбыта. Сюда же следует отнести указания о составе (ингредиентах) товара, об условиях хранения, способе потребления, сроке годности.

7. Четвертая категория обозначений, не охраняемых в связи с отсутствием у них различительных способностей (подп. 4 п. 1), - это обозначения, представляющие собой форму товара, если эта форма целиком и полностью либо в основном определяется свойствами либо назначением товара.

Из этой формулировки следует, что здесь речь идет о такой форме товара, которая - целиком или в основном - обусловлена либо самим товаром, либо его функцией.

Следует полагать, что данная норма распространяется не только на трехмерные обозначения, но и на обозначения, спроецированные на плоскость.

Таким образом, не может быть зарегистрирована ни форма ананаса или банана для услуг по продаже фруктов, ни форма гаечного ключа для индивидуализации инструментов.

Однако данная норма не содержит запрета регистрации подобных форм для других видов товаров и услуг.

8. Абзац 6 п. 1 комментируемой статьи устанавливает, что "указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения".

Следует считать, что данная норма относится ко всем четырем категориям обозначений, указанным выше, а выражение "указанные элементы" относится не только к частям указанных выше обозначений, но и к этим обозначениям целиком.

9. В абзаце 6 п. 1 употреблено использовано выражение "неохраняемые элементы" товарного знака.

Это понятие упоминается также в последнем абзаце п. 2 ст. 1483, в п. 7 ст. 1483, в п. 3 ст. 1488 и в п. 3 ст. 1489 ГК РФ.

В среде специалистов неохраняемые элементы именуются "дискламированными элементами" (от англ. слова Disclaim - отказ от притязаний); применяется и устойчивое словосочетание "формула дискламации" - форма указания заявителя о том, что он не претендует на охрану определенных элементов товарного знака.

"Неохраняемые элементы" появляются либо потому, что они вообще не обладают различительной способностью, либо потому, что права на них принадлежат другим лицам или затрагивают права других лиц.

Неохраняемые элементы составляют часть товарного знака; они используются в составе товарного знака, но при возникновении спора о нарушении исключительного права на товарный знак эти элементы исключаются из товарного знака, они не влияют на исход спора о наличии нарушения права на товарный знак.

Таким образом, заявитель (и владелец права на товарный знак) может использовать неохраняемый элемент обозначения либо без регистрации такого элемента, либо зарегистрировав его как неохраняемый элемент. В первом случае этот неохраняемый элемент не будет вообще входить в зарегистрированный знак, во втором - неохраняемый элемент будет указан в заявке; он также будет фигурировать в самом зарегистрированном знаке.

То или иное решение этого вопроса никак не влияет на объем исключительного права на товарный знак.

Включение неохраняемого элемента в состав товарного знака, с одной стороны, увеличивает престиж владельца товарного знака (например, если этот элемент - герб России), но, с другой стороны, увеличивает материальные затраты заявителя (иногда необходимо согласование вопроса включения в товарный знак такого элемента с регистрирующим органом) и, кроме того, может ограничивать распоряжение таким товарным знаком (см. п. 3 ст. 1488, п. 3 ст. 1489 ГК РФ).

Сохраняют свою силу разъяснения Президиума ВАС РФ, касающиеся товарных знаков, включающих неохраняемые элементы:

"Несанкционированное использование охраняемого элемента товарного знака без элемента, не подлежащего правовой охране, является нарушением прав на товарный знак... Нарушением прав на товарный знак является как использование товарного знака в целом, так и только одного охраняемого элемента" (п. 6 приложения к информационному письму Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 г. N 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак").

10. Неохраняемый элемент может быть включен в товарный знак только в том случае, если не занимает в товарном знаке доминирующего положения.

Поскольку ГК РФ не определяет понятие "доминирующее положение", следует давать его толкование исходя из общего смысла этого выражения: очевидно, что неохраняемый элемент - если речь идет о пространственном знаке - не должен находиться в центре "поля" или занимать свыше 50% его "поля".

Следует с осторожностью относиться к высказанному в литературе мнению (Корчагин А.Д., Орлова В.В., Горленко С.А. Комментарий к Закону РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". М., 2003. С. 19) о том, что при определении того, занимает ли неохраняемый элемент в обозначении доминирующее положение, может приниматься во внимание "смысловое значение" этого элемента, поскольку это мнение ничем не обосновано, даже примерами.

11. Последний абз. п. 1 комментируемой статьи содержит норму, в соответствии с которой обозначения, указанные в подп. 1 - 4 п. 1, могут охраняться как товарные знаки, если они "приобрели различительную способность в результате их использования".

Обычно в таких случаях говорят, что обозначение приобрело "второе (или - вторичное) значение" (Secondary Meaning).

Приобретение обозначением различительной способности доказывает заявитель или владелец товарного знака. Такая различительная способность может появиться в результате использования товарного знака в отношении определенных товаров заявителем (владельцем) товарного знака или их правопредшественниками.

Различительная способность должна существовать на дату приоритета заявки.

В споре, касающемся товарного знака "Левомеколь" для лекарственного препарата (мазь), Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал, что превращение зарегистрированного товарного знака в наименование конкретного вида товара, превращение его в видовое обозначение в результате применения различными производителями до даты приоритета заявки должно "иметь место на дату подачи заявки (дата приоритета)... Заинтересованному лицу необходимо доказать факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление... Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной... Выводы о распространенности обозначения в этой группе сделаны без учета длительности, объемов и условий использования спорного обозначения [другими производителями]" (Постановление Президиума ВАС РФ от 14 декабря 2004 г. N 11580/04).

12. В пункте 2 комментируемой статьи установлены ограничения охраны в качестве товарных знаков некоторых обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с символикой государств, международных организаций, а также с некоторыми обозначениями, имеющими официальный (публичный) характер.

13. Пункт 2 устанавливает определенные ограничения, указывая при этом, что они применяются "в соответствии с международным договором Российской Федерации". Таким образом, данная норма российского права не трансформирует международную норму в норму российского права, а является простой отсылкой к международному договору России.

Но нормы международных договоров России применяются в России на основе ст. 7 ГК РФ, а не на основе п. 2 ст. 1483 ГК РФ.

14. В пункте 2 комментируемой статьи под "международным договором Российской Федерации" имеется в виду Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. Россия участвует в этой Конвенции с 1 июля 1965 г. как правопреемница СССР.

Пункт 2 фактически повторяет положения ст. 6.ter этой Конвенции, но неполно, с некоторыми отступлениями и сокращениями.

Следует считать, что при наличии любых таких расхождений на территории России должны применяться положения ст. 6.ter Конвенции, а не положения п. 2 комментируемой статьи. В частности, положения п. 2 должны применяться только к государственным эмблемам стран - участниц Парижской конвенции, а не иных стран.

Кроме того, п. 2 в силу пункта (1) ст. 2 Парижской конвенции не применим к тем случаям, когда заявитель получает правовую охрану обозначения, относящегося к государственным эмблемам России, а также к российским официальным знакам и клеймам: Парижская конвенция на эти случаи не распространяется.

15. В подпункте 4 п. 2 комментируемой статьи используется выражение "обозначения, сходные до степени смешения" с другими объектами. Это понятие применяется и во многих других нормах параграфа два гл. 76 ГК РФ.

В параграфе 1 гл. 76 ГК РФ понятие "сходства до степени смешения" применяется к фирменному наименованию (ст. 1474 ГК РФ).

В параграфе 3 гл. 76 ГК РФ применительно к наименованию места происхождения товаров используется аналогичное понятие "сходного обозначения" (см., например, ст. 1519 ГК РФ).

В судебной практике отмечалось, что понятие "сходства до степени смешения" не применяется в сфере авторского права.

В связи с этим необходимо точно определить понятие "сходства до степени смешения".

16. "Сходство до степени смешения" двух объектов (обозначений, товарных знаков и т.п.; при этом один из объектов является обозначением, заявленным в качестве товарного знака или зарегистрированным как товарный знак) - это такое явление, когда, несмотря на отдельные различия, обозначения воспринимаются потребителями как одинаковые, тождественные.

Такое восприятие является результатом того, что любое обозначение порождает в сознании потребителей определенные образы, ассоциации. Если эти образы или ассоциации являются одинаковыми, то объекты сходны до степени смешения. Разумеется, учитываются обычные, средние образы и впечатления - все "полярные", крайние ассоциации отбрасываются и не подлежат учету.

Понятию "сходство до степени смешения" противопоставляется понятие "несходство". Поэтому, строго говоря, достаточно говорить просто о "сходстве" или "несходстве".

Для установления "сходства до степени смешения" применяются различные критерии. Выбор этих критериев зависит от характера обозначения - словесное, изобразительное или иное.

Словесные обозначения произносятся, озвучиваются. Значит, к ним может применяться критерий фонетического сходства.

Изобразительные обозначения воспринимаются зрением - они порождают зрительные впечатления.

Наконец, любые обозначения могут вызывать смысловые ассоциации, смысловое сходство.

Более подробно см. п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Генерального директора Роспатента от 5 марта 2003 г. N 32.

Товарный знак "Коммерсантъ" (для печатной продукции) признан Президиумом ВАС РФ сходным до степени смешения с обозначением (названием газеты) "Коммерсант Тольятти" (Постановление Президиума ВАС РФ от 5 июля 2004 г. N 3578/05 // Вестник ВАС РФ. 2005. N 11. С. 67).

Президиум ВАС РФ признал товарные знаки "NIVEA" и "LIVIA" (для косметических товаров) сходными до степени смешения, учитывая, что в сравниваемых знаках "охраняемые словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита, имеют одинаковое количество слогов, имеют одинаковое количество гласных и согласных, идентичную структуру и род":

"В ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства [нижестоящие арбитражные] суды не учли основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Также не учтено, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя" (Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06).

Президиум ВАС РФ признал товарные знаки "НЕВСКОЕ" и "AMRO НЕВСКОЕ" сходными до степени смешения, поскольку обозначение "НЕВСКОЕ" полностью включено во второй товарный знак и занимает в нем доминирующее положение; это слово "в обоих товарных знаках выполнено тождественно - стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита", поскольку слово "AMRO" "не является сильным элементом второго товарного знака" и "не ассоциируется у потребителей со словом, имеющим какую-либо смысловую нагрузку" (Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. N 2979/06 // Вестник ВАС РФ. 2006. N 11. С. 82).

17. Последний абзац п. 2 комментируемой статьи устанавливает, что государственные, международные и публичные обозначения, которые указаны выше и не могут получать охрану как товарные знаки, все же могут быть включены в товарные знаки в качестве неохраняемых элементов, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

Слова "такие элементы" относятся ко всем обозначениям, указанным в подп. 1 - 4 п. 2 комментируемой статьи.

О неохраняемых элементах см. п. 9 комментария к настоящей статье.

Поскольку в данном случае не указано, что неохраняемый элемент не должен занимать в товарном знаке доминирующего положения, эта оговорка к комментируемой норме не должна применяться. Однако, по логике, товарный знак не может состоять только из этого неохраняемого элемента.

18. В пункте 3 настоящей статьи установлены две категории обозначений, которые не могут получать охрану в качестве товарных знаков. Это обозначения:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя и

2) противоречащие общественным интересам принципам гуманности и морали.

Первая из указанных двух категорий обозначений чаще всего применяется на практике в качестве основания для отказа в регистрации или для оспаривания уже состоявшейся регистрации. Поэтому данная норма требует тщательного правового анализа.

19. По сути дела, данная категория "запретных" обозначений подразделяется на два вида: 1) ложные обозначения и 2) обозначения, способные ввести в заблуждение потребителя.

Эти виды обозначений существенно различаются.

"Ложные обозначения" содержат в себе "ложь" - прямое противоречие с действительностью. Лицо, которое заявляет, что определенное обозначение - ложное, должно доказать, что оно содержит неправду либо, по крайней мере, что оно не соответствует действительности.

20. Что касается утверждения о том, что определенное обозначение "способно ввести в заблуждение", то здесь утверждающий переходит в область предположений.

Само введение потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя происходит при использовании товарного знака. Любые попытки до этого момента определить возможность введения потребителя в заблуждение - умозрительны, а потому не являются точными.

Следует учитывать и то, что если изготовитель и продавец, как это предусмотрено действующим законодательством, в частности Законом "О защите прав потребителей", будут проставлять на товаре, его упаковке или включать в сопутствующей товар документацию указания о месте производства товара и о его изготовителе, то потребитель не будет введен в заблуждение относительно места происхождения товара и изготовителя товара даже при наличии различных ассоциаций, вызываемых товарным знаком.

Кроме того, лицо, проводящее экспертизу товарных знаков (в регистрирующем органе), обладает особыми знаниями по товарным знакам, особо придирчиво оценивает заявленные обозначения, само это лицо не является участником рынка соответствующих товаров, не является потребителем, а потому это лицо вряд ли может выражать мнение потребителей по вопросу о возможном введении потребителей в заблуждение.

Поэтому следует считать, что доказывать возможность введения потребителя в заблуждение должен регистрирующий орган или лицо, оспаривающее регистрацию товарного знака. Иными словами, должна действовать презумпция того, что заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение.

Этого же мнения придерживаются и комментаторы:

"Само понятие "введение в заблуждение" предполагает субъективность восприятия обозначения... Суждение... возможно лишь на основе предшествующего опыта... "Способность введения в заблуждение" может быть подтверждена (или отвергнута) только самим рынком, т.е. при реализации товара, обозначенного товарным знаком" (см.: Корчагин А.Д., Орлова В.В., Горленко С.А. Комментарий к Закону РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". М., 2003. С. 23).

Несмотря на первоначальный отказ регистрирующего органа зарегистрировать товарный знак "Итон" для товаров "чай" и "кофе", поскольку он якобы может ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товаров, а именно - он якобы указывает на то, что товар произведен в одноименном поселении под Лондоном (Великобритания), палата по патентным спорам признала возможным предоставить охрану этому обозначению, но только после того, как заявитель представил данные о том, что в этом местечке ни чай, ни кофе не изготавливаются, а свыше 90% респондентов опроса общественного мнения ответили, что они не знают этого географического наименования - "Итон".

21. В подпункте 2 п. 3 анализируемой статьи устанавливается, что не должны охраняться как товарные знаки обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К этой категории относятся слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, обозначения, оскорбляющие человеческое достоинство.

При применении анализируемой нормы к обозначениям, оскорбляющим религиозные чувства, следует учитывать светский характер нашего государства: охрана интересов верующих не должна нарушать права и свободы атеистов (неверующих).

Президиум ВАС РФ указал, что обозначения "Компромат.ru", зарегистрированное как товарный знак, подлежит аннулированию, так как оно содержит элемент, противоречащий принципам гуманности и морали, - оно "указывает на информацию, порочащую деятельность и репутацию иных лиц" (Постановление Президиума ВАС РФ от 11 апреля 2006 г. N 15736/05).

(Вопрос о правомерности данного Постановления - в связи с тем, что Президиум ВАС РФ сослался на норму Закона, которая не была предметом рассмотрения ни в заявлении об аннулировании товарного знака, ни в материалах нижестоящих арбитражных судах, - здесь не рассматривается.)

К этой категории "запрещенных" обозначений нельзя относить слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка. Такие товарные знаки ("Коммерсантъ", "Россiя", "Полуклиника") не противоречат общественным интересам, принципам морали. Это - словесно-изобразительные товарные знаки.

22. Пункт 4 комментируемой статьи относится к следующим категориям обозначений:

- официальные наименования и изображения особо ценных объектов культурного наследия народов России либо объектов всемирного культурного и природного наследия;

- изображения культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах;

- обозначения, сходные с ними до степени смешения (о "сходстве до степени смешения" см. п. 16 комментария к данной статье).

Устанавливается, что такие обозначения могут охраняться в России в качестве товарных знаков только в тех случаях, если охрана предоставляется:

- лицу, которое является собственником такого объекта;

- другому лицу с согласия собственника или с согласия лица, которого собственник уполномочил выдавать такие согласия.

Так, например, изображения фронтона Большого театра может охраняться как товарный знак с согласия Правительства РФ или - если они на то будут уполномочены - Министерства культуры России или юридического лица "Большой театр".

В остальных случаях правовая охрана таких товарных знаков не допускается.

23. Норма, содержащаяся в п. 4, косвенным образом закрепляет за собственниками перечисленных материальных объектов некое право на официальное наименование и на изображения определенных предметов.

Это право сродни тем правам, которым посвящена часть четвертая ГК РФ; по своей природе оно напоминает авторское право. Это право является исключительным.

Оно основывается на ст. 53 Основ законодательства РФ о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, где оно сформулировано как закрепленное за организациями культуры исключительное право использовать собственную символику, а также право на использование изображений объектов культуры и культурного достояния.

Федеральный закон от 24 апреля 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" (СЗ РФ. 1996. N 22. Ст. 2591) предусматривает, что производство товаров народного потребления с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий музеев, объектов, расположенных на территориях музеев, а также с использованием их названий и символики осуществляется с разрешения дирекций музеев (ст. 36). По этим вопросам имеется и большое число подзаконных актов (см.: Гаврилов Э.П. Исключительное право организаций культуры в России // Патенты и лицензии. 2001. N 5).

Об объектах культурного наследия см. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (СЗ РФ. 2002. N 26. Ст. 2519).

24. В пункте 5 комментируемой статьи содержится норма, включенная в ст. 23 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, известного как Соглашение ТРИПС (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Это Соглашение является составной частью Соглашения о Всемирной торговой организации (Соглашения о ВТО).

Поскольку Россия не является членом ВТО, в России не действует и Соглашение ТРИПС. Не применяются в связи с этим и нормы, предусмотренные п. 5 комментируемой статьи.

25. Пункт 5 не регулирует вопросы охраны в качестве товарных знаков обозначений вин и спиртных напитков, происходящих с территории Российской Федерации, а также с территории стран, не являющихся членами ВТО.

26. Даже в том случае, если норма п. 5 будет применяться, она будет являться лишь повторением международной нормы, а не имплементацией международной нормы в структуру российского законодательства. Нет сомнения в том, что слова "в соответствии с международным договором Российской Федерации" включены в эту норму ошибочно.

27. Пункты 6, 7, 8 и 9 комментируемой статьи относятся к тем случаям, когда правовая охрана определенному обозначению не может быть предоставлена в связи с тем, что это обозначение "сталкивается" с другим товарным знаком или с другим правом. Здесь речь идет не об "абсолютном" запрете правовой охраны, а об "относительных" запретах: правовая охрана не может существовать (или не может быть предоставлена) из-за наличия другого права.

28. В пункте 6 данной статьи речь идет о столкновении права на товарный знак с принадлежащим другому лицу правом на другой товарный знак либо на обозначение, заявленное на регистрацию как товарный знак.

Вопрос о возможности столкновения двух прав, принадлежащих одному и тому же лицу, в данной норме не рассматривается.

Об "однородных товарах" см. п. 11 комментария к ст. 1484 ГК РФ.

О "сходстве до степени смешения" см. п. 16 комментария к данной статье.

29. В подпункте 1 п. 6 устанавливается, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано как товарный знак, если тождественное или сходное до степени смешения обозначение является на дату приоритета заявки объектом заявки другого лица, причем эта последняя заявка имеет более ранний приоритет и не была отозвана или признана отозванной.

Данное "столкновение" имеет место в тех случаях, если обе заявки относятся к аналогичным или однородным товарам.

В соответствии с подп. 1 п. 6 при таком "столкновении" заявок регистрация товарного знака по заявке, имеющей более поздний приоритет, не должна производиться. Следовательно, в этих случаях регистрирующий орган выносит решение об отклонении заявки с более поздним приоритетом.

30. Следует, однако, учитывать, что такое решение является условным. Действительно, оно является верным и обоснованным лишь в том случае, если по заявке с более ранним приоритетом, т.е. по той заявке, которая явилась основанием для отклонения заявки с более поздним приоритетом, будет зарегистрирован товарный знак.

Если же по любым причинам такой товарный знак не будет зарегистрирован, т.е. если заявка будет отозвана или признана отозванной, то это будет означать, что эта заявка (с более ранним приоритетом) аннулирована, причем ab ovo, с момента ее подачи. Следовательно, ранее вынесенное решение об отклонении заявки с более поздним приоритетом лишается своего основания и должно быть пересмотрено регистрирующим органом, причем ex officio, по собственной инициативе.

31. В соответствии с нормой, содержащейся в подп. 2 п. 6 комментируемой статьи, не может получить правовую охрану товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком, охраняемым в Российской Федерации, если этот другой товарный знак принадлежит другому лицу, зарегистрирован в отношении аналогичных или однородных товаров и имеет более ранний приоритет.

Здесь речь идет о тех случаях, когда заявке на регистрацию товарного знака или уже охраняемому товарному знаку противопоставляется охраняемый товарный знак, принадлежащий другому лицу.

Под охраняемым товарным знаком имеются в виду товарные знаки, охраняемые в России на основе национальной регистрации или международных договоров России.

32. В соответствии с подп. 3 п. 6 не может получить правовую охрану товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с охраняемым в России для аналогичных или однородных товаров общеизвестным товарным знаком, принадлежащим другому лицу.

В данной норме не упоминается о датах приоритета общеизвестного товарного знака и иного товарного знака. По этому вопросу см. п. 1 ст. 1508 и подп. 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

33. В соответствии с последним абзацем п. 6 "регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя".

Сначала уясним общий смысл этой нормы.

Право другого лица не противопоставляется, не служит препятствием для правовой охраны товарного знака, если владелец этого права дает согласие на правовую охрану товарного знака.

В подпунктах 1 - 3 п. 6 говорится о том, чье право противопоставляется. Это право:

- другого заявителя (подп. 1 п. 6);

- владельца другого товарного знака (подп. 2 п. 6);

- владельца общеизвестного знака (подп. 3 п. 6).

Поскольку рассматриваемая норма применима ко всем этим трем случаям, значит, речь в ней идет о получении согласия не только от владельца противопоставляемой заявки.

Наличие согласия этого лица "уничтожает" противопоставление, ликвидирует препятствие для правовой охраны.

34. Комментаторы высказывали следующие мнения в отношении "согласия правообладателей", которое упоминалось и в ранее действовавшем Законе РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Во-первых, указывалось, что ведомство (регистрирующий орган) вправе при вынесении решения о регистрации товарного знака принять во внимание такое согласие, но оно не обязано этого делать.

Во-вторых, что согласие может учитываться только в том случае, когда заявленное обозначение и противопоставляемый товарный знак являются сходными до степени смешения, но не являются тождественными. (См.: Корчагин А.Д., Орлова В.В., Горленко С.А. Комментарий к Закону Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". М., 2003. С. 27.)

С первым высказанным мнением согласиться нельзя, на нормах закона оно не основано. Выражение "не допускается" применяется в п. 1, 2, 3, 4 и 5 ст. 1483 ГК РФ в смысле безусловного запрета. Поэтому выражение "допускается", примененное в п. 6 ст. 1483 ГК РФ, следует понимать как безусловное разрешение. Кроме того, если признать наличие дискреционного права у регистрирующего органа относительно учета или неучета согласия правообладателя, то сразу же возникает вопрос о том, какими критериями должен руководствоваться при этом регистрирующий орган. А поскольку такие критерии в ГК РФ не указаны, следует считать ошибочным само высказанное мнение.

Относительно второго высказанного мнения следует отметить, что проблема отличия тождественных обозначений от обозначений, сходных до степени смешения, является очень сложной и неразработанной; для ее решения потребуется учитывать несущественные элементы товарных знаков. При решении этой проблемы мнение потребителей (покупателей) не может приниматься в расчет.

35. Употребленное в последнем абзаце п. 6 выражение "однородные товары", как и в подп. 1, 2 и 3 п. 6, означает "тождественные и однородные товары".

Об "однородных товарах" см. п. 11 комментария к ст. 1484 ГК РФ.

36. В пункте 7 комментируемой статьи устанавливается общий запрет на регистрацию в качестве товарных знаков, охраняемых в России, наименований мест происхождения товаров (далее - НМПТ), а также сходных с ними до степени смешения обозначений.

О НМПТ см. § 3 гл. 76 ГК РФ.

Этот запрет относится ко всем товарным знакам, независимо от того, для каких товаров они предназначены.

Для лиц, которые не являются владельцами прав на соответствующие НМПТ, запрет регистрации НМПТ в качестве товарного знака, в том числе и в виде элемента товарного знака, является абсолютным.

Что касается лиц, имеющих право на НМПТ, то они могут включить НМПТ в свой товарный знак, но только в качестве неохраняемого элемента и только в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.

Данная норма не решает вопроса о судьбе товарного знака, содержащего НМПТ, если право на НМПТ возникает после даты приоритета или регистрации товарного знака.

37. Пункт 8 комментируемой статьи касается соотношения права на товарный знак с правом на фирменное наименование, с правом на коммерческое обозначение и с наименованием селекционного достижения.

О фирменном наименовании см. параграф 1, а о коммерческом обозначении - параграф 4 гл. 76 ГК РФ. О наименовании селекционного достижения см. ст. 1419 ГК РФ.

В случае "столкновения" права на товарный знак с одной стороны с правом на фирменное наименование, коммерческое обозначение или наименование селекционного достижения с другой стороны "право на существование" имеет тот объект, который имеет более ранний приоритет.

"Столкновение" имеет место только между тождественными обозначениями и обозначениями, сходными между собой до степени смешения.

"Столкновение" имеет место только в тех случаях, когда владельцами прав являются разные лица.

"Столкновение" имеет место только в том случае, если обозначения, принадлежащие разным владельцам, применяются (или подлежат применению: текст ГК РФ в этом отношении неясен и допускает возможность разного толкования) "в отношении однородных товаров". Это последнее выражение означает "в отношении тождественных или однородных товаров".

"Столкновение" может касаться не только фирменного наименования или коммерческого обозначения в целом, но и отдельных элементов такого наименования или коммерческого обозначения.

Президиум ВАС РФ при рассмотрении спора, касающегося обозначения "Нью-Йорк Пицца", указал, что если спор касается столкновения зарегистрированного фирменного наименования и используемого обозначения, то для признания такого использования незаконным следует определить не только степень их сходства, но и сравнить сферы фактической деятельности сторон (деловой и территориальной) (Постановление Президиума ВАС РФ от 5 марта 2002 г. N 4193/01).

О понятии "однородные товары" см. п. 11 комментария к ст. 1484 ГК РФ.

38. В подпункте 1 п. 9 комментируемой статьи содержатся нормы, касающиеся возможности использования в качестве товарного знака или в качестве какой-либо части товарного знака произведения, охраняемого авторским правом.

О произведениях, охраняемых авторским правом, см. гл. 70 ГК РФ.

39. В качестве общего правила устанавливается, что произведение, охраняемое авторским правом, может быть использовано в качестве товарного знака (или в составе товарного знака) только с согласия обладателя авторского права. Следовательно, применению подлежит и противоположная общая норма: без согласия обладателя авторского права охраняемое произведение не может быть использовано в товарном знаке.

40. В подпункте 1 п. 9 названы наиболее часто встречающиеся авторские произведения, которые используются в товарных знаках: названия произведений, персонажи и цитаты из произведений, произведения искусства и их фрагменты. Этот перечень - примерный, не исчерпывающий: любые иные авторские произведения также могут включаться в товарные знаки только с согласия обладателя авторского права.

41. Следует учитывать, что названия произведений и другие указанные здесь объекты далеко не всегда охраняются авторским правом. См. ст. 1259 ГК РФ и комментарий к ней.

42. Авторское право охраняет и неопубликованные произведения, а также те произведения, которые были неизвестны на территории России на дату подачи заявки на товарный знак. Авторское право не знает понятия первенства (приоритета) и новизны объекта. Поэтому соответствующие положения, содержащиеся в подп. 1 п. 9 комментируемой статьи, являются неточными, даже юридически неграмотными; они не должны толковаться ограничительно.

43. Авторское право защищает произведения от копирования, в том числе в переработанном виде. В связи с этим подп. 1 п. 9 следует понимать как запрет охраны в качестве товарных знаков обозначений, скопированных с авторских произведений, в том числе и в переработанном виде.

44. В подпункте 2 п. 9 регулируются вопросы столкновения права на товарный знак с некоторыми личными правами граждан.

Речь идет о следующих правах:

1) праве на имя (ст. 19 ГК РФ);

2) праве на псевдоним (п. 1 ст. 1265 ГК РФ);

3) праве на обозначение, производное от имени или псевдонима (очевидно, это клички, прозвища);

4) право на портрет (очевидно, речь идет о праве гражданина на собственное изображение - ст. 152.1 ГК РФ);

5) право на факсимиле (очевидно, имеется в виду авторское право на подпись или особый знак).

При этом имеются в виду столкновения с правами не любого гражданина, а лишь лица, известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на товарный знак.

45. При определении известности лица на территории России могут применяться следующие критерии:

лицо должно считаться известным, если регистрация в качестве товарного знака его личных атрибутов (портрета, имени и т.п.) окажет на репутацию этого лица какое-либо влияние или если репутация этого лица окажет влияние на использование товарного знака.

46. Общее правило, содержащееся в подп. 2 п. 9 комментируемой статьи, состоит в том, что товарный знак, содержащий указанные атрибуты такого известного лица, может охраняться только с согласия этого лица "или его наследника". Следует полагать, что под "наследником" здесь имеются в виду только непосредственные родственники: наследники наследников в это понятие не входят. Даже при таком узком толковании употребленного здесь термина "наследник" имеется противоречие между данной нормой и нормой, содержащейся в ст. 152.1 ГК РФ.

47. В подпункте 3 п. 9 комментируемой статьи рассматриваются столкновения между правом на товарный знак (или правом на регистрацию товарного знака), с одной стороны, и правом на промышленный образец (очевидно, имеется в виду право на запатентованный промышленный образец - ст. 1358 ГК РФ), правом на знак соответствия и правом на доменное имя, с другой стороны.

О знаках соответствия (это обозначения, служащие для информирования потребителей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту) см. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

Доменные имена - наименования пользователей сети Интернет.

"Столкновение" этих объектов имеет место только в том случае, если обозначения являются "тождественными".

Следует, однако, полагать, что "столкновения" могут возникать и в отношении обозначений, сходных до степени смешения.

"Столкновения" возникают лишь в тех случаях, когда владельцы прав - разные.

48. Сама норма, содержащаяся в подп. 3 п. 9, является довольно простой: если право на товарный знак имеет более ранний приоритет по сравнению с приоритетом противопоставляемого права, то оно сохраняется, имеет "право на существование". В противном случае товарный знак не может быть зарегистрирован, а если регистрация уже состоялась, то она должна быть отменена, аннулирована.

49. "Столкновения", урегулированные в подп. 3 п. 9, возникают независимо от того, для каких товаров регистрируется (или уже зарегистрирован) товарный знак.

Такой подход нельзя признать оправданным, тем более что в пунктах 6 и 8 ст. 1483 ГК РФ применен принципиально иной подход.

Следует полагать, что практика будет пытаться исправить эту ошибку законодателя.

50. В пункте 10 комментируемой статьи речь идет об обозначениях, которые считаются в России зарегистрированными товарными знаками в соответствии с международными договорами России: о Мадридском соглашении о международной регистрации знаков и о Протоколе к Мадридскому соглашению.

В соответствии с этими международными договорами на территорию России поступают уже готовые регистрации товарных знаков.

Мы сталкиваемся с обозначениями, уже "признанными" товарными знаками - в комментируемой норме они неточно названы "признаваемыми". На стадии рассмотрения заявки на такой товарный знак российский регистрирующий орган не мог вынести решение об отклонении заявки - "поезд ушел", знак уже зарегистрирован. Поэтому, согласно п. 10 комментируемой статьи, если такой товарный знак не отвечает какому-либо требованию, указанному в п. 1 - 9 ст. 1483 ГК РФ, он может быть оспорен и признан недействительным в соответствии со ст. 1512 и 1513 ГК РФ.