Комментарий к статье 1398 Гражданского кодекса РФ

Статья 1398. Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к Ст. 1398 ГК РФ:

1. Параграф 6 гл. 72 ГК РФ, в котором регулируются вопросы прекращения и восстановления действия патента, практически повторяет по количеству статей, их названию и содержанию положения раздела VI ранее действовавшего Патентного закона РФ.

Комментируемая статья, в которой установлены общие правила признания недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, в целом соответствует ст. 29 ранее действовавшего Патентного закона РФ.

2. В пункте 1 комментируемой статьи закреплен исчерпывающий перечень оснований для признания недействительным полностью или частично патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия.

Исчерпывающий или закрытый перечень оснований для признания недействительным патента означает, что никакие другие обстоятельства не могут приниматься во внимание при оспаривании патента. Так, например, недостаточная полнота описания изобретения или описания полезной модели не может напрямую привести к признанию недействительным патента, хотя соответствующие требования и закреплены в ст. 1375 и 1376 ГК РФ.

Примечательно, что упомянутое требование квалифицируется в качестве основания для аннулирования патента согласно патентным законодательствам большинства государств с развитым правопорядком.

Патенты могут быть признаны недействительными в течение сроков их действия, которые установлены в ст. 1363 ГК РФ (см. комментарий к указанной статье).

Патенты могут быть признаны недействительными полностью или частично. В первом случае действие исключительного права, подтвержденного патентом, прекращается в полном объеме, т.е. в объеме формулы изобретения или формулы полезной модели либо в объеме существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия, и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Во втором случае в формулу изобретения, в формулу полезной модели или в перечень существенных признаков промышленного образца могут быть внесены изменения, устраняющие причины, послужившие основанием для вывода о недействительности патента и приводящие к сужению объема охраны, с которой будет продолжено действие соответствующего патента (как правило, это исключение одного или нескольких пунктов формулы либо одного или нескольких существенных признаков).

Как установлено в абзаце втором п. 3 комментируемой статьи, в случае признания патента недействительным частично выдается новый патент.

3. В подпунктах 1 - 4 п. 1 данной статьи предусмотрены основания, по которым патент может быть признан недействительным.

Первое из этих оснований (и наиболее распространенное) - несоответствие изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности (см. комментарии к ст. 1350, 1351 и 1352 ГК РФ).

Патент также признается недействительным в случае наличия в формуле изобретения (полезной модели) либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия. Это так называемый случай расширения объема правовой охраны по сравнению с первоначальным объемом, который также широко известен в патентной практике различных государств.

Третье основание недействительности патента появилось в российском патентном законодательстве сравнительно недавно, в результате внесения изменений в Патентный закон РФ в 2003 г. Оно касается выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющие одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных ст. 1383 ГК РФ (см. комментарий к ней), положения которой направлены на исключение случаев "двойного" патентования, т.е. выдачи нескольких патентов на одинаковые результаты интеллектуальной деятельности.

Четвертое основание недействительности патента относится к выдаче патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ (в частности ст. 1228, 1347, 1348, 1356, 1357, 1374), или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

4. В пункте 2 комментируемой статьи определены основания, по которым могут быть оспорены факты выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в досудебном (административном) порядке и в судебном порядке.

Из редакции данного пункта явным образом не следует, что по определенной категории дел сначала необходимо пройти административный путь оспаривания, а затем, в случае получения неприемлемого решения административного органа, оспаривать это решение в судебном порядке.

Толкование комментируемого пункта приводит к заключению, что в нем определены категории дел, которые могут рассматриваться как в административном, так и в судебном порядке, и категория дел, которые могут рассматриваться только в судебном порядке.

Следовательно, административный порядок рассмотрения споров (путем подачи возражения в палату по патентным спорам) допускается в отношении споров о несоответствии изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, о наличии в формуле изобретения (полезной модели) либо в перечне существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствующих в первоначальной заявке, о выдаче патента с нарушением условий кумуляции (совмещения) правовой охраны. Вполне естественно, что решения палаты по патентным спорам по указанной категории дел могут быть оспорены в суде.

О соотношении административного и судебного порядков рассмотрения споров, связанных с защитой патентных прав, указано в ст. 1406 ГК РФ (см. комментарий к указанной статье).

Споры о неправильном указании в патенте автора или патентообладателя подведомственны только судам.

Субъектами права оспаривания фактов выдачи патента по всем указанным выше основаниям могут быть любые лица, которым стало известно о существующих нарушениях.

5. В пункте 3 комментируемой статьи определены компетентные органы, которые правомочны выносить решения о признании недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец: федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с п. 2 и 3 ст. 1248 ГК РФ либо суды общей юрисдикции или арбитражные суды.

Систематическое толкование п. 2 и 3 комментируемой статьи приводит к интересным выводам относительно принятия решений о недействительности патентов в административном порядке. Подача возражений против выдачи патентов и их рассмотрение происходит в палате по патентным спорам, а решения о признании патентов недействительными принимаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Иными словами, указанный федеральный орган, на решения которого о выдаче патентов подаются возражения в палату по патентным спорам, принимает решения относительно своих предыдущих решений.

В принципе мало что изменилось по сравнению с ранее действовавшим законодательством (п. 2 ст. 29 Патентного закона РФ), когда прямо было записано, что решение палаты по патентным спорам утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Такое не вполне нормальное положение сложилось в результате того, что палата по патентным спорам является подведомственной организацией указанного федерального органа.

В пункте 3 ст. 1248 ГК РФ предусмотрено, что правила рассмотрения и разрешения указанной категории споров федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности И ОБРАЗУЕМОЙ ПРИ НЕМ ПАЛАТОЙ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ (выделено авт. - В.Е.) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Вполне очевидно, что палата по патентным спорам сможет играть роль квазисудебного органа по рассмотрению споров, связанных с защитой интеллектуальных прав, при условии, что она станет независимой от федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности административной структурой.

6. В абзаце первом п. 4 комментируемой статьи закреплено правило о том, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент, т.е. аннулирование патента имеет обратную силу.

Четкое указание на отправную точку аннулирования патента имеет важное значение, поскольку снимает все спорные вопросы относительно момента, с которого прекращается действие патента вследствие признания его недействительным, хотя норма об аннулировании патента полностью или частично по причине признания его недействительным имелась в ранее действовавшем патентном законодательстве (п. 3 ст. 29 Патентного закона РФ).

7. Норма абзаца второго п. 4 комментируемой статьи о том, что лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента, является нововведением в ГК РФ. Вполне очевидно, что указанная норма будет способствовать стабильности и правовой определенности во взаимоотношениях сторон лицензионного договора.

По сути, данная норма является исключением из правила, предусмотренного абзацем первым п. 4 комментируемой статьи, об обратной силе аннулирования признанного недействительным патента.

Однако указание в этой норме только лицензионного договора порождает сомнения относительно статуса остальных договоров, заключенных на основе патента, в частности договора отчуждения исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, договора коммерческой концессии, договора залога исключительных прав.

Такие сомнения усиливаются в результате анализа некоторых статей ГК РФ. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права, применяются, в частности, общие положения о договоре (ст. 420 - 453), а согласно п. 2 ст. 420 ГК РФ к договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренных главой 9 ГК РФ. В упомянутой главе имеется параграф 2, посвященный недействительности сделок, в частности устанавливается, что недействительная сделка не влечет юридических последствий и недействительна с момента ее совершения.

8. В новом, по сравнению с ранее действовавшим патентным законодательством Российской Федерации, п. 5 комментируемой статьи предусматривается, что признание патента недействительным влечет за собой отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (см. комментарий к ст. 1387 ГК РФ) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (см. комментарий к п. 1 ст. 1393 ГК РФ).

Предполагается, что указанные последствия признания патента недействительным в результате судебного акта наступают автоматически, т.е. указанный федеральный орган выполняет соответствующие судебные решения незамедлительно, без необходимости возбуждения исполнительного производства.