Вы здесь

Комментарий к статье 1395 Гражданского кодекса РФ

Статья 1395. Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и в международных организациях

Комментарий к Ст. 1395 ГК РФ:

1. Комментируемая статья посвящена вопросам патентования изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и международных организациях. В ранее действовавшем патентном законодательстве порядок зарубежного патентования изобретений или полезных моделей регулировался ст. 35 Патентного закона РФ.

Исходя из смысла комментируемой статьи, патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и в международных организациях означает процедуру получения охранных документов в патентных ведомствах иностранных государств или в региональных патентных организациях, предоставляющих исключительное право на изобретение или полезную модель, действующее на территории государства патентования или на территории группы государств определенного региона патентования.

Как правило, осуществление прав, вытекающих из региональных охранных документов, регламентировано нормами национальных патентных законодательств государств, на территории которых действуют указанные охранные документы.

Бесплатная юридическая консультация по телефонам:
8 (499) 938-58-61 (Москва и МО)
8 (812) 213-20-63 (Санкт-Петербург и ЛО)
8 (800) 505-76-29 (Регионы РФ)

2. Законодатель исходит из принципа свободы зарубежного патентования, т.е. свободы выбора заявителем государства патентования своего результата интеллектуальной деятельности.

Вместе с тем свобода зарубежного патентования ограничена п. 1 комментируемой статьи в интересах национальной безопасности в связи с возможным засекречиванием сведений, содержащихся в патентных заявках.

3. В соответствии с предложением первым п. 1 комментируемой статьи заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в России, может быть подана в иностранном государстве или в международную организацию по истечении шести месяцев со дня подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну.

Прежде всего необходимо отметить, что, согласно Патентному закону РФ в редакции 1992 г., ограничение свободы зарубежного патентования касалось также промышленных образцов, а срок проверки заявки на наличие в ней государственной тайны равнялся трем месяцам. Налицо противоречивые тенденции в развитии правового регулирования в указанной области. С одной стороны, из сферы ограничения свободы зарубежного патентования исключен один объект - промышленный образец. С другой - с увеличением срока проверки заявки на наличие в ней государственной тайны в два раза необоснованно замедлен сам процесс зарубежного патентования.

Следует также иметь в виду то обстоятельство, что в комментируемой норме речь идет об изобретении и полезной модели, которые созданы в Российской Федерации. Иными словами, законодатель не связывает напрямую зарубежное патентование с гражданством РФ.

Кроме того, в комментируемой норме предусматривается уведомление заявителя о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Следовательно, бремя засекречивания соответствующего объекта возлагается не на заявителя, а на орган государственной власти, который согласно ст. 10 Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне" (в ред. Федерального закона от 6 октября 1997 г. N 131-ФЗ // СЗ РФ. 1997. N 41. Ст. 4673) должен засекретить документы заявки, содержащие сведения, составляющие государственную тайну.

4. В предложениях втором и третьем п. 1 комментируемой статьи раскрыты особенности проведения в России проверки наличия в заявках сведений, составляющих государственную тайну.

Так, заявка на изобретение или полезную модель может быть подана в иностранном государстве или в международную организацию ранее указанного срока (т.е. до истечения шести месяцев со дня подачи соответствующей заявки), но после проведения по просьбе заявителя указанной выше проверки. При этом порядок проведения такой проверки устанавливается Правительством РФ.

Если следовать буквальному толкованию указанных выше положений, то можно прийти к выводу, что проверка наличия в заявках сведений, составляющих государственную тайну, должна проводиться только в случае просьбы заявителя об этом в целях ускорения процесса зарубежного патентования.

Однако если исходить из такого толкования, то представляется бессмысленным установление 6-месячного срока, в течение которого ограничена свобода выбора зарубежного патентования. Поэтому следует полагать, что проверка наличия в заявках сведений, составляющих государственную тайну, должна производиться автоматически в течение указанного шестимесячного срока независимо от факта поступления просьбы заявителя об ускорении зарубежного патентования.

5. Правила проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну, утверждены Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 928 (СЗ РФ. 2007. N 53. Ст. 6624).

Проверка заявки, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, осуществляется путем ознакомления с ней имеющих необходимую форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, представителей федеральных органов исполнительной власти, руководители которых наделены полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне (далее - компетентный орган). Определение представителей осуществляется руководителем соответствующего компетентного органа.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 5 рабочих дней с даты поступления заявки предоставляет представителям компетентных органов возможность ознакомления с ней в соответствии с ее тематической принадлежностью.

В деле заявки, с которой ознакомлен представитель компетентного органа, делается отметка об ознакомлении.

В случае выявления представителем компетентного органа обстоятельств, требующих, по его мнению, проверки содержания заявки, заявка направляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности с использованием специальной связи в соответствующий компетентный орган, о чем уведомляется заявитель. Уведомление должно содержать предупреждение о неразглашении сведений, содержащихся в заявке, до окончания проверки.

Компетентный орган в двухмесячный срок с даты получения заявки осуществляет ее проверку.

В случае если по результатам проверки заявки установлено наличие в ней сведений, составляющих государственную тайну, руководитель компетентного органа или уполномоченное им должностное лицо на основании заключения комиссии принимает решение о засекречивании заявки и присвоении ей соответствующего грифа секретности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

Компетентный орган, принявший решение о засекречивании заявки, уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и заявителя, который предупреждается о нераспространении сведений, составляющих государственную тайну, и ответственности за их несанкционированное распространение.

В случае если решение о засекречивании заявки принимается в отношении международной заявки или евразийской заявки, заявитель также уведомляется о невозможности зарубежного патентования изобретения или полезной модели.

Заявитель уведомляется компетентным органом о засекречивании его заявки до истечения шести месяцев с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

6. В соответствии со ст. 7.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

При определенных обстоятельствах нарушение порядка зарубежного патентования может подпасть под действие ст. 283 УК РФ о разглашении государственной тайны, санкции которой также незначительны.

7. Пункт 2 комментируемой статьи содержит исключение из общего порядка зарубежного патентования изобретений и полезных моделей, предусмотренного п. 1 комментируемой статьи, которое допускается на основании международных договоров, участницей которых является Россия. Согласно данному пункту патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty, далее - PCT) или Евразийской патентной конвенцией (далее - ЕАПК) изобретения или полезной модели, созданных в России, допускается без предварительной подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если заявка в соответствии с PCT (международная заявка) подана в указанный федеральный орган как в получающее ведомство и в ней указана Россия в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а евразийская заявка подана через указанный федеральный орган.

Иными словами, в этом случае у заявителя нет необходимости подавать сначала российскую заявку, а на ее основе, с использованием права конвенционного приоритета, - международную заявку или евразийскую заявку.

8. Заявитель имеет право выбора следующих процедур зарубежного патентования:

- национальная (традиционная) процедура, при которой патент испрашивается согласно национальным патентным законодательствам каждой из стран патентования;

- универсальная процедура, при которой патент испрашивается согласно правилам PCT;

- региональная процедура, при которой патент испрашивается согласно правилам международных договоров о региональных патентах (в частности, Евразийская патентная конвенция (ЕАПК), Европейская патентная конвенция (ЕПК));

- смешанная процедура, при которой патент испрашивается посредством сочетания универсальной процедуры PCT и одной или нескольких региональных процедур.

Выбор заявителем упомянутых выше процедур зарубежного патентования зависит от многих факторов, в том числе от стратегии заявителя на внешних рынках (защита экспорта, заключение лицензионных договоров), экономических интересов заявителя в различных регионах, масштабов бизнеса заявителя.

9. Предусмотренная в п. 2 комментируемой статьи универсальная система патентования - по процедуре PCT - самая распространенная и востребованная в мире.

Договор о патентной кооперации (PCT), заключенный в г. Вашингтоне в 1970 г., вступил в силу 1 июня 1978 г. Государства - участники PCT, число которых по состоянию на 15 апреля 2008 г. составляет 139, образуют Международный союз патентной кооперации.

Одно из самых распространенных заблуждений в отношении PCT, даже в среде специалистов, - это признание этого Международного союза международной организацией. С таким утверждением нельзя согласиться по той причине, что Международный союз PCT не соответствует одному из ключевых признаков международной организации - у него нет органов управления, действующих на постоянной основе. Функции управления (администрирования) Международным союзом PCT, равно как и другими союзами, в том числе Парижским союзом по охране промышленной собственности, осуществляет Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), что экономически выгодно для государств - участников PCT.

Другое распространенное заблуждение - отнесение международных региональных патентных организаций к разряду организаций - участниц PCT. Членство в PCT открыто только для государств. Другое дело, что международные региональные патентные организации "встроены" в систему PCT для целей получения региональных патентов на основании международных заявок, что весьма удобно для заявителей.

Наконец, подача международных заявок не приводит к выдаче "международных" патентов, поскольку на основании этих заявок, после проведения по ним поиска и предварительной экспертизы, если она испрошена, выдаются национальные патенты и региональные патенты соответственно национальными патентными ведомствами и международными региональными патентными организациями.

Универсальная процедура, т.е. процедура рассмотрения международной заявки в соответствии с PCT, предусматривает международную и национальную (региональную) фазы.

Международная фаза рассмотрения международной заявки включает в себя три обязательных этапа и один факультативный этап.

К обязательным относятся следующие этапы:

- подача заявителем международной заявки и ее рассмотрение получающим ведомством. Под получающим ведомством понимается национальное патентное ведомство или межправительственная организация, в которую подается международная заявка;

- подготовка одним из международных поисковых органов отчета о международном поиске, целью которого является выявление соответствующего уровня техники. Международный поиск осуществляется одним из крупных патентных ведомств или межправительственной организацией, назначенных с их согласия Ассамблеей Международного союза PCT и отвечающих установленным Инструкцией к PCT требованиям в отношении штата сотрудников, их языковой подготовки и минимума документации (патентной и непатентной литературы). К таким ведомствам относятся: Европейская патентная организация и патентные ведомства Австралии, Австрии, Испании, Канады, КНР, Республики Корея, Российской Федерации, США, Финляндии (фактически бездействует с 2003 г.), Швеции и Японии;

- публикация Международным бюро ВОИС международной заявки вместе с отчетом о международном поиске и их рассылка в национальные патентные ведомства или региональные патентные организации (так называемые указанные ведомства), в которых заявитель желает получить патентную охрану.

Факультативный этап, заключающийся в проведении международной предварительной экспертизы, наступает по инициативе заявителя, который желает заранее ознакомиться с перспективами патентования заявленного объекта. В ходе международной предварительной экспертизы заявитель правомочен вносить изменения в международную заявку.

Международная предварительная экспертиза проводится одним из органов международной предварительной экспертизы, функции которых возложены на те же ведомства и организации, которые выполняют функции международных поисковых органов.

Целью международной предварительной экспертизы является составление предварительного и не обязывающего для указанных ведомств (национальных патентных ведомств и региональных патентных организаций) заключения о патентоспособности заявленного изобретения, на основании которого заявитель может сделать вывод о целесообразности дальнейшего делопроизводства по международной заявке.

Национальная фаза (а точнее национально-региональная фаза) является второй из двух основных фаз универсальной процедуры PCT. На этой фазе национальные патентные ведомства или региональные патентные организации (в соответствии с национальными патентными законодательствами или международными договорами о региональных патентах) выдают национальные или региональные патенты.

10. Предусмотренная в п. 2 комментируемой статьи региональная система патентования в соответствии с Евразийской патентной конвенцией (ЕАПК), участницей которой является Россия, - одна из самых молодых и динамично развивающихся региональных патентных систем мира.

Евразийская патентная конвенция, подписанная 9 сентября 1994 г. и вступившая в силу 12 августа 1995 г., объединяет девять постсоветских государств Азии и Европы (по хронологии присоединения к ЕАПК или ее ратификации: Туркменистан, Белоруссия, Таджикистан, Россия, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Молдова, Армения).

С вступлением в силу ЕАПК на территории государств-участников сформировалась единое патентное пространство, что с учетом международной практики патентной кооперации и интеграции обеспечивает:

- упрощение и удешевление процедуры получения документа, действующего во всех государствах - участниках ЕАПК до даты возможного ограничения его территориальной сферы действия (одна евразийская заявка на одном языке (русском) - одна экспертиза - единый евразийский патент);

- получение надежных евразийских патентов как следствие обязательной проверочной экспертизы евразийских заявок;

- гармонизация охраны прав патентовладельцев в пределах единого патентного пространства на основе ЕАПК и принятых для целей ее применения других нормативных правовых актов.

Заявитель имеет право выбора между прямой подачей заявки в Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ), выполняющее функции секретариата, т.е. исполнительного органа Евразийской патентной организации (в том числе и через национальные патентные ведомства государств - участников ЕАПК, если их законодательства это предписывают в целях обеспечения национальной безопасности) или подачей заявки с использованием универсальной процедуры PCT с ее прохождением первоначально через международную фазу, а затем региональную фазу.

Если заявитель не имеет постоянного места жительства или постоянного места нахождения на территории какого-либо государства - участника ЕАПК, то он должен быть представлен в ЕАПК евразийским патентным поверенным.

Процедуру рассмотрения евразийской заявки можно условно разделить на два этапа. Первый из них включает установление даты подачи евразийской заявки, формальную экспертизу, поиск по заявке и публикацию заявки. Второй этап начинается с экспертизы по существу и заканчивается выдачей и публикацией евразийского патента. Евразийский патент выдается на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Следует особо отметить, что некоторая часть прав, вытекающих из евразийского патента, регулируется не нормами патентных законодательств государств - участников ЕАПК, а на региональном уровне, т.е. централизованно, что придает евразийскому патенту признаки единого охранного документа. Так, передача права на евразийский патент (путем уступки права или в порядке правопреемства) регистрируется в Евразийском патентном ведомстве согласно правилам Патентной инструкции к ЕАПК и других нормативных правовых актов Евразийской патентной организации.

11. Кроме упомянутых выше международных договоров, в которых участвует Россия, действуют другие международные договоры в сфере патентного права в различных регионах мира.

Следует отметить, что пионером в области региональной патентной интеграции явились государства Африканского континента. Так, в 1962 г. в Либревиле франкоязычными государствами Африки было заключено Соглашение о создании Африканского и Мальгашского ведомства по охране промышленной собственности. На смену этому Соглашению пришло Бангийское соглашение 1977 г. о создании Африканской организации интеллектуальной собственности (OAPI). Быстрые процессы патентной интеграции в странах этого региона объясняются тем обстоятельством, что до провозглашения независимости в этих государствах на основе концепции прямого управления метрополии действовало французское патентное законодательство.

В настоящее время членами этого соглашения являются 16 африканских государств: Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Камерун, Конго, Кот-д'Ивуар, Мавритания, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Центрально-Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея. Как явствует из вышеупомянутого состава государств, Бангийское соглашение вышло за рамки франкоязычных государств Африки, поскольку в Гвинее-Бисау одним из официальных языков является португальский язык, а в Экваториальной Гвинее - испанский язык.

Список приложений к Бангийскому соглашению, в которых предусмотрены охраняемые объекты интеллектуальной собственности, выглядит следующим образом: изобретение; полезные модели; товарные знаки и знаки обслуживания; промышленные образцы; фирменные наименования; географические указания; литературная и художественная собственность; защита против недобросовестной конкуренции; топологии интегральных микросхем; охрана достижений в области растениеводства.

Важная отличительная особенность OAPI заключается в том, что Бангийское соглашение и приложения к нему - это единое законодательство в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности для всех государств-участников. Иными словами, права на объекты интеллектуальной собственности, предусмотренные приложениями к Бангийскому соглашению, считаются независимыми национальными правами.

Кроме того, OAPI заменяет для каждого государства-участника национальную службу по делам промышленной собственности по смыслу ст. 12 Парижской конвенции о промышленной собственности и центральный орган документации и информации в области патентов на изобретение, т.е. играет роль единого патентного ведомства для государств-участников.

Общность исторического и экономического развития англоязычных государств Африки обусловила подписание ими в 1976 г. Лусакского соглашения о создании Организации промышленной собственности англоязычных стран Африки - ESARIPO. С 1986 г. эта организация имеет другое название - Африканская региональная организация промышленной собственности (ARIPO).

Членами ARIPO в настоящее время являются следующие 15 африканских государств: Ботсвана, Гана, Замбия, Зимбабве, Кения, Лесото, Маврикий, Малави, Мозамбик, Свазиленд, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Уганда. С присоединением в 2000 г. к ARIPO Мозамбика, в котором государственным является португальский язык, эта организация вышла за пределы англоязычных государств Африки.

В рамках ARIPO в соответствии с Харарским протоколом 1982 г. о патентах и промышленных образцах и Банжульским протоколом 1993 г. о товарных знаках предусмотрена правовая охрана изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков.

Одна из особенностей системы ARIPO, в отличие от системы OAPI, заключается в том, что большинство государств-участников имеют собственные законодательства в сфере правовой охраны различных объектов промышленной собственности.

Учрежденная Харарским протоколом система не предусматривает выдачу единого патента или регистрацию единой полезной модели или промышленного образца для всех государств, участвующих в Протоколе. Выдаваемые ведомствам ARIPO охранные документы действуют в государствах-участниках, которые были указаны в заявках, и считаются национальными охранными документами. Указанные государства-участники правомочны оценивать охраноспособность изобретений, полезных моделей или промышленных образцов до выдачи соответствующих патентов или регистрации полезных моделей или промышленных образцов. Так, в случае их несоответствия требованиям Протокола или национального законодательства ведомства этих государств могут сделать заявление о том, что соответствующие охранные документы будут недействительны на их национальной территории. Действующая согласно Протоколу система предусматривает лишь выдачу охранных документов; осуществление же прав, вытекающих из этих документов, регулируется нормами национальных законодательств государств-участников.

Наиболее удачный пример региональной патентной интеграции с точки зрения ее эффективности можно наблюдать на примере государств Европы. В значительной степени это было предопределено высоким уровнем экономического развития европейских государств, их общей культуры и профессиональной подготовкой сторонников осуществления патентной интеграции.

Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция), подписанная в г. Мюнхене в 1973 г., вступила в силу 7 октября 1977 г. С 1 июня 1978 г. начало работу Европейское патентное ведомство. В настоящее время участниками Европейской патентной конвенции являются 34 европейских государства.

Европейская патентная конвенция, действующая в настоящее время в редакции 2000 г., предусматривает выдачу европейского патента на изобретение, которое является новым, промышленно применимо и основано на изобретательской деятельности. Осуществление прав, вытекающих из европейского патента, регулируются нормами национальных законодательств государств-участников.

Однако окончательные цели европейской патентной интеграции еще не достигнуты, поскольку Конвенция о европейском патенте для общего рынка (Конвенция о патенте Сообщества), подписанная в 1975 г. в Люксембурге и получившая в 1985 г. название Соглашение о патенте Сообщества, предусматривающая выдачу единого европейского патента с действием на территории всех государств - членов ЕС, еще не вступила в силу.